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专利侵权诉讼中的先用权抗辩

发布时间:2015-01-27 15:43:35    发布者:admin

苗奎
专利侵权诉讼中被控侵权方经常以先用权进行抗辩,但多数被控侵权方并未完全理解专利法中先用权的确切含义,导致不能充分行使抗辩权,达不到其诉讼目的。
一、  我国专利法中的先用权的定义。
我国专利法第六十九条第一款(二)项规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不构成专利侵权行为。”此即通常所说的先用权原则。
司法实践中这样规定的原因在于申请并获得专利权的人不一定是首先作出发明创造的人,也不一定是首先实施该发明创造的人。在专利权人提出专利申请之前,可能有人已经研究开发出同样的发明创造,并且已经实施或者准备实施,这样的人被称为先用者。在这种情况下,如果在授予专利权后禁止先用者继续实施发明创造,显然有失公平,而且会造成社会资源的浪费。因此,有必要对专利权人的权利进行限制。在专利申请以前实施或者准备实施专利技术的行为被称为在先使用。在先使用产生的权利称为先用权。
二、先用权的适用条件。
先用权的以上规定既是对专利权的一定限制,也是对先用权人的一种保护。虽然,被控侵权人往往以此作为抗辩理由。但对先用权原则的适用却有其严格的条件。在审判实践中,若享有先用权,需要符合以下条件:
1、时间条件
制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备工作必须在专利申请日或者优先权日前已经进行。所谓在申请日之前已经进行,不仅要求在先使用行为开始于申请日之前,而且还要求这种行为一直持续到申请日。换言之,上述行为在申请日以前不能处于已经停止的状态,除非这种停止是因不可抗力所造成的。否则,将不能获得优先权。
2、行为条件
必须有制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备工作的行为发生的事实。这里的实施行为只能是制造相同产品或者使用相同方法的行为,不包括进口、许诺销售、销售、使用相同产品或者依照相同方法直接获得的产品的行为。相同的产品和相同的方法是指与已经申请并获得专利权的专利产品、专利方法相同的产品、方法。做了必要的准备可以这样理解:一方面是指先用者进行了相当的投资,并已经形成或者初步形成了生产能力;另一方面指先用者的投资与实施专利技术之间有着密切的联系,形成的生产能力只能用于或者主要用于生产专利产品、使用专利方法。
3、合法性条件
合法性条件是指先用者制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,必须是根据申请日之前自己研究开发的技术或者通过合法途径所获得的信息而进行的。这种合法的途径可以包括后来从申请人那里合法地获得有关技术信息。例如申请人在申请专利之前的六个月的期限之内在中国政府承认的国际展览会上展出其发明创造,根据专利法的规定,展出行为不影响其随后提出的专利申请的新颖性。在展出到随后提出专利申请之间的时间期间内,如果有人根据展出的发明创造,制造相同的产品或者使用相同的方法,或者为之作好了必要的准备,则是完全合法的,即使展出者随后提出了专利申请也继续是合法的。因此在这种情况下先用权成立。否则,如果第三人的制造、使用行为是违背与申请人之间的信任关系或者侵犯其权利的结果,则第三人的制造、使用行为是违法的,不能享有先用权。
4、规模性条件
必须是“仅在原有范围内继续制造、使用的。”否则,超出原有范围的将得不到先用权的保护。在原有范围内,一般是指维持原来的产量,如果原来的产量并未达到生产设计能力,那么在原有设备生产能力下达到的产量,也应当被认为是在原有规模内。
综上所述,只有具备以上条件才能享有先用权。
三、先用权抗辩性的前提条件。
通过以上条件分析可以看出,先用权并不是一种单独存在的权利,而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权,它只有满足下述条件时才有必要予以考虑:
1、有人针对一项发明创造申请并获得了一项专利权;
2、他人在上述专利申请日之前已经开始实施该项发明创造或者为实施该项发明创造做好了必要的准备;
3、上述实施行为尚未使有关技术内容为公众所知悉,构成使之丧失新颖性的现有技术。
4、先用者在专利申请公布之后或者授予专利权之后继续其实施行为;
5、专利权人认为先用者的实施行为构成了侵犯其专利权的行为,向有关人民法院起诉或要求管理专利工作的部门予以处理。
因此,若先用者实施行为中包含销售专利产品、公开专利方法,就达到了使专利技术内容为公众所知悉,构成使之丧失新颖性的现有技术。这种情况下,被控侵权方就不能主张先用权,而只能够依据该证据以现有技术进行侵权抗辩,或者到国家知识产权局专利复审委员会对涉案专利权予以无效。
四、先用权的举证责任。
被控侵权者在主张先用权时应当向法庭提交如下证据:
1、证明其生产被控侵权产品的技术来源证据;
该证据实际用来证明其实施技术来源的合法性。包括技术研发的技术人员、研发日志、技术任务书、新产品设计书以及生产图纸等。
2、证明其在涉案专利申请日之前已经做好了制造、使用的必要准备的证据;
包括:生产上的准备,如需要建立专门厂房的是否已建立,是否已准备好生产该产品所必须的各种机器设备(包括通用设备和专用设备),专用工具及模具等;完成了样品的试制,即样品通过检测已经达到使用要求和技术任务是的要求。
3、证明其生产没有超出专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围的证据。即制造目的、使用范围、产品数量都不得超出原有的范围证据。
综上所述,先用权是指在专利申请日前已经开始制造与专利产品相同的产品或者使用与专利技术相同的技术,或者已经作好制造、使用的准备的,依法可以在原有范围内继续制造、使用该项技术的权利。先用权是对“先申请制”的一种必要的补救性措施。 由此可见,专利制度中的“先用权”,目的是保护在先使用人就一项发明创造所作的工业投资,不致因为该项发明创造后来被别人取得了专利而受到影响,从而停止实施该发明创造。因此,被控侵权者行驶先用权抗辩时应正确理解先用权的定义、把握先用权的适用条件和先用权抗辩性的前提条件,从而充分进行先用权的举证,达到其抗辩的诉讼目的。 
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